5 Pasos para registrar la marca de una aplicación

Artículo escrito por Luis Naranjo, socio fundador de Protectia patentes y marcas.

Registrar el nombre de una aplicación para terminales móviles (y su logotipo, si procede) como marca es fundamental. Este signo distintivo es el que los usuarios reconocerán tanto en las tiendas como en su propio dispositivo y con él asociarán la utilidad de la aplicación, lo bien que lo pasan con ella, etc.

Si consideramos que el campo visual de la pantalla es clave y que la imagen de los iconos que identifican cada aplicación dentro de ella también, es fácil darse cuenta de lo importante que es disponer de un derecho de uso exclusivo de esta imagen, así como del activo contable que el registro de esta imagen supone. Os muestro algunos ejemplos reales de marcas registradas por Apple Inc.

Expuesta la importancia del registro de marca, vamos a la práctica.

Los pasos a seguir para registrar el nombre de una aplicación para móviles son:

Paso 1: Decidir si la marca a registrar estará constituida por una denominación, un grafismo y/o logotipo, o ambos.

Se debe conocer que las marcas registradas pueden estar constituidas por una denominación (un nombre), un gráfico (un logotipo) o ambas cosas (marca mixta). En el caso de las aplicaciones, y en base a lo dicho en el párrafo anterior, lo más recomendable es solicitar marcas graficas y/o mixtas.

Paso 2: Clasificar correctamente la marca.

Las marcas se protegen para una/s actividad/des concretas para lo que se emplea la clasificación de Niza. Esta clasificación dispone de 45 epígrafes donde se enclavan todos los servicios y productos existentes. Se han de elegir y describir tantas clases como se precisen. En el caso de las aplicaciones para móviles, y del software en general, se enclava en la clase 9.

Es interesante también mencionar que dependiendo de la función que desempeñe la aplicación, puede ampliarse o sustituirse esta clase 9 para dotar al registro de una adecuada protección. Así, si la aplicación en cuestión sirve, por ejemplo, para desarrollar los servicios de una agencia de viajes, la clase 39 será la ideal, pues en ella de distingue esta actividad. Un profesional será quien mejor aconseje sobre este punto.

Paso 3: Decidir en qué país o países me interesa el registro.

Este es un paso fundamental. Las marcas las concede cada estado de forma independiente, salvo escasos casos como el registro de una marca comunitaria que tiene validez en los 28 Estados de la UE.

El hecho de que el derecho de uso exclusivo que otorgan las marcas registradas sea territorial suele suponer un gran dilema inicial, pues la comercialización de aplicaciones para dispositivos móviles no conoce fronteras.

El dilema comienza a templarse cuando el sentido común, unido a los consejos de un profesional, impera.

Lo primero que debe entenderse es que tener la marca registrada en todo el mundo no es necesario. Es más, hacerlo muy probablemente sea absurdo por el descomunal esfuerzo económico que supondría y el escaso rendimiento monetario que se obtendría de esta inversión.

Por tanto, se han de centrar los registros en los territorios de interés comercial y en base a parámetros lógicos como el idioma de la aplicación o sus capacidades.

Una variable de peso a la hora de tomar esta decisión territorial, como es lógico, es la del coste del propio registro de marca, así como el de la complejidad de la gestión y los tiempos de tramitación.

A este respecto junto al equipo de profesionales de Protectia patentes y marcas he elaborado una sencilla tabla con los costes, requisitos y tiempos medios de tramitación en los países LATAM y en España.

Los importes que aparecen en la tabla son orientativos y para simplificarlo aparecen como finales, es decir, que incluyen las tasas oficiales, los gatos de posibles envíos, traducciones, cambios de moneda así como los honorarios profesionales que Protectia, como ejemplo de despacho profesional, cobra por llevar a cabo cada gestión. Lógicamente cada despacho profesional aplicará sus tarifas, pero estos precios son una excelente referencia para ponerse en situación.

Hay que tener en cuenta que para registrar una marca se necesita un representante legal en los países donde no se dispone de residencia, además de estar bien aconsejados sobre cada legislación, tener garantías de la capacidad de gestión y de informar durante la tramitación así como de hacer un seguimiento y vigilancia del expediente durante toda su vida legal. Una Agencia Oficial de Propiedad Industrial, como protectia.eu, se hace por tanto imprescindible.

La tramitación administrativa de cada uno de estos países tiene algunas peculiaridades. Venezuela por ejemplo no se rige por la anteriormente citada clasificación de Niza, pero en general las tramitaciones administrativas pasan por las siguientes etapas:

1. Solicitud
2. Examen de forma
3. Publicación en un boletín o gaceta oficial, y apertura de un plazo de para la presentación de oposiciones por parte de terceros
4. Resolución

Tras la publicación de la solicitud de marca es muy habitual recibir cartas en las que se solicita el pago por gestiones relacionadas con la tramitación de las marcas que son innecesarias. Ninguna de estas cartas guarda relación alguna con ningún servicio de registro oficial de marcas por lo que estos importes NO se deben pagar.

Paso 4: Hacer un estudio de viabilidad de marca en cada territorio

Por otro lado, antes de invertir dinero en una solicitud de marca es importante evaluar la viabilidad de la marca en el territorio seleccionado, es decir, ver qué marcas anteriores registradas o solicitadas idénticas o parecidas hay para comprobar que, efectivamente, no serán un obstáculo insalvable durante la tramitación. También se verificará que no se trata de un vocablo, por ejemplo genérico o geográfico, pues estos están expresamente excluidos en la ley de marcas de ese territorio.

Es muy aconsejable comprobar también si existen nombres de dominio registrados para tenerlo en consideración.

Paso 5: Vigilar la marca preferiblemente por un profesional

La vigencia de una marca en la mayoría de los países es de 10 años a contar desde el momento de la solicitud renovable por iguales periodos.

Pero con la concesión no ha de finalizar la labor. Siempre es recomendable vigilar una marca registrada, y no solo para estar al tanto de su renovación sino también para estar informado en plazo de nuevas solicitudes que puedan entrar en conflicto con la misma.

En el caso de marcas para aplicaciones para móviles estos conflictos de intereses pueden ser importantes especialmente en casos de identidades denominativas, fonéticas y/o visuales donde el riesgo de confusión o asociación por parte del usuario es muy elevado. En estos casos es vital estar informado en plazo para poder emprender las acciones administrativas de defensa pertinentes.

La vigilancia de marcas se realiza empleando potentes herramientas informáticas con las que se comparan las marcas en vigilancia con todas las nuevas solicitudes publicadas en los boletines destinados a tal fin. Los resultados han de ser valorados por un profesional para garantizar que solo llegaran al titular las comunicaciones de su interés.

Invitado

4 comentarios

  1. Fernando Sánchez

    Estimado, tu artículo está lleno de imprecisiones, que además son graves.
    Soy abogado y especializado en derecho de la propiedad industrial, desde hace 25 años.
    El primer error está en el orden de los pasos.
    Es frecuente que recibamos consultas de emprendedores que habiendo pasado por estudios de diseño/agencias de pubicidad, han avanzado con el naming (desarrollo de nombres) y ya tiene logo o isologotipo. Es decir el emprendedor ya está de “novio” con la marca que quiere utilizar y registrar. De esa forma luego se dirigen a consultar estudios especializados en marcas y patentes y RECIEN ALLI verifican si la marca se puede registrar. Que ocurre muchas veces? Ocurre que ese hermoso nombre que tanto les “vendió” el diseñador/estudio publicidad o que surgió en un animado “brainstorming”, NO SE PUEDE REGISTRAR Y POR LO TANTO NO SE PUEDE USAR, salvo que se desee correr el riesgo de recibir una intimacíón para cesar en el uso de la marca. Y en una aplicación no poder registrar la marca, es tan grave para un emprendedor, como para la mismisima APPLE CORP. Otra imprecisión es respecto a aquello de …”Tras la publicación de la solicitud de marca es muy habitual recibir cartas en las que se solicita el pago por gestiones relacionadas con la tramitación de las marcas que son innecesarias. Ninguna de estas cartas guarda relación alguna con ningún servicio de registro oficial de marcas por lo que estos importes NO se deben pagar”. No se a que cartas te refieres, pero si en una de esas cartas aparece que HAS RECIBIDO OPOSICIONES, debes tener presente que la tramitación del levantamiento es absolutamente indispensable y que el agente o estudio que has contratado obviamente va a querer cobrar por dicho servicio que normalmente no está incluído en el pago inicial por filing o presentación de la solicitud. En fin, espero que tengan éxitos con sus emprendimientos y que puedan proteger sus activos. saludos!

  2. Estimado Fernando,

    Agradezco su interés y aprecio el esfuerzo de un profesional en leer y opinar.

    Entenderá que en un medio como este las clases magistrales legales no tienen cabida, se trata meramente de aproximar e informar, de acercar la Propiedad Industrial a los emprendedores para que vean su utilidad y con posterioridad busquen consejo profesional como el suyo.

    Pero sus comentarios nos dan la oportunidad de opinar y matizar, lo que es muy interesante, y espero sirva a los lectores interesados en la materia.

    Efectivamente creativos y publicistas son quienes mejor podrán ayudar a sus clientes colaborando con profesionales que les ayuden a garantizar la viabilidad de registro y uso de las propuestas de nombres y logotipos para sus clientes.

    Esta es en la práctica uno de las mayores focos de clientes para Protectia por colaborar activamente con este tipo de profesionales. Nuestro director general, por ejemplo, lleva más de 40 años colaborando con publicistas, diseñadores, otros despachos profesionales, etc. dando soporte en este campo que, efectivamente, es fundamental.

    Pero, como bien indica, en la práctica muchos contactos o clientes vienen ya con el novio puesto, es decir el trabajo de desarrollo de su imagen creado, y en ocasiones se dan de bruces con la realidad. Como verá el orden expuesto refleja la realidad que vivimos día a día y que usted corrobora. Gracias a su comentario podemos matizarlo y explicarlo.

    De todos modos, estoy de acuerdo con usted y lo importante que es registrar la marca a tiempo. Por si alguien siente curiosidad y/o le ayuda puede buscar referencias de articulo de Protectia anteriores en espacios afines a este, como por ejemplo Loogic, en los que desde hace años se comentaba.

    Respecto a las cartas, dado su desconocimiento del tema, lo que me alegra pues parece no ser una práctica extendida en su país: No tiene más que mirar las comunicaciones que la OEPM o la OAMI tienen colgadas en sus páginas web, así como en el blog de Protectia, donde podrá encontrar ejemplos reales de estas cartas.

    Efectivamente, si ha recibido una oposición le deberá llegar una comunicación informando del asunto.

    Esta carta la deberá recibir, o directamente de la oficina de registro encargada, o de tu representante legal. A ambos el titular los conocerá por lo que conocida su procedencia no habrá problema, pero si la carta recibida es del tipo de la mostrada en los medios anteriormente citados, el titular podrá ser objeto de un abuso (lo que en la práctica sucede) y esto hay que evitarlo. La única forma es INFORMANDO, que es uno de los objetivos de este artículo.

    Finalmente me gustaría aprovechar la oportunidad para invitarle a colaborar, escribir u opinar en el Blog de Protectia, donde serán bienvenidos sus artículos originales, opiniones o comentarios, pues es seguro que viniendo de un profesional con 25 años de experiencia nos serán de ayuda a todos y aprenderemos mucho.

    Le dejo mis datos de contacto, Fernando, para que se anime, y quedo a su disposición.

    Luis Naranjo
    info@protctia.eu

  3. David

    Me doy el tiempo en leer porque tengo una app que ya esta cerca de las 100 mil descargas, pero luego de leer, puedo ver que opina un abogado con experiencia y al parecer hay incoherencias, ya no se a quien creerle de los dos.

    Sera mejor buscar una persona en mi cuidad para conseguir asesoramiento de manera fisica.

  4. Hola David,

    Gracias por participar. Si lees con detenimiento los 2 comentarios y el articulo veras que no hay discrepancia alguna. Registrar la marca de tu App es un excelente paso y que acudas a un profesional local para que te aconseje y lo gestiones es una buena opción. Recuerda que que un estudio previo es fundamental antes de invertir en el registro.

    Un saludo